Держи марку!

Иван ЗАЙЦЕВ

Компании, имеющие сходные названия, обречены делить успехи и поражения. Одни пожинают плоды рекламной кампании конкурента, другие страдают от чужих просчетов. Регистрация торговой марки дает возможность защитить ее от подделок и несанкционированного использования. Однако этот процесс может затянуться на 3 года.

Что не защищается

Запретить конкурентам регистрацию предприятия с названием, похожим на название вашей фирмы, невозможно. Зато если название компании используется в торговой марке как ее часть, защита значительно упрощается. Дело в том, что украинским законодательством не запрещается регистрация одинаковых названий предприятий, если их организационно-правовая форма отличается.

Например, вполне легально могут сосуществовать ОАО «Барабан», ООО «Барабан» и ЧП «Барабан». Кроме того, не запрещаются и названия с минимальными отличиями — ООО «Барабан» и ООО «Барабан-2».

С регистрацией торговой марки — сложнее. Фонетическое сходство торговых марок «Барабан» и «Барабан-1» не вызывает сомнений, поэтому свидетельство о регистрации одной из них будет, скорее всего, отозвано, поскольку одновременное использование двух тождественных или сходным ТМ законодательством не допускается.

Такой способ защиты названия фирмы, как показывает практика, достаточно эффективен. Конечно, появлению компании с аналогичным названием это не воспрепятствует, однако в названии выпускаемых товаров или предоставляемых услуг будет фигурировать название компании, зарегистрировавшей свой торговый знак.

С другой стороны, очень трудно защищать товарные знаки, являющимися общепринятыми — обозначают товары и услуги определенного вида. Например, ТМ «Ксерокс» защитить можно, однако само слово «ксерокс» вошло в обиход как обозначение копировальной техники.

Невозможно защитить наименования и торговые знаки, содержащие фамилии, имена или псевдонимы. То есть при наличии зарегистрированной компании «Павлик Морозов и партнеры», даже если это название является составной частью зарегистрированного товарного знака, вполне возможно появление на рынке компаний «Павлик Морозов и товарищи», «Павлик Морозов и сыновья».

Вместе с тем есть торговые знаки, защищаемые государством и без регистрации. Прежде всего, это общеизвестные ТМ, в первую очередь бренды мирового масштаба (например, Mc Donald’s, Coca-Cola, Mercedes), и национального (например, ТМ «Миргородська»).

Однако порядок признания знака хорошо известным долгое время оставался неурегулированным нормативно. Лишь недавно, 12 мая 2005 года, Госдепартамент интеллектуальной собственности наконец принял Порядок признания торгового знака хорошо известным. Теперь предприятию проще доказать, что его торговый знак известен широкой общественности. Однако немногие украинские предприниматели могут воспользоваться правом признания своего товарного знака хорошо известным, зато желающих зарегистрировать новую ТМ более чем достаточно (см. Торговые марки в цифрах).

Патентный проверенный

Регистрация новой торговой марки занимает много времени и требует достаточных финансовых затрат (см. Семь шагов нового бренда). Кроме того, даже правильное заполнение документации и оплата регистрационных платежей не гарантируют регистрации заявленной торговой марки.

Нередко бывает, что специалисты Украинского института промышленной собственности (Укрпатента) отказывают в регистрации, ссылаясь на схожесть торговой марки с уже зарегистрированной, или потому, что заявленная к регистрации торговая марка не отвечает нормам общественной морали. Однако при правильной подготовке можно уменьшить риск получения отказа в регистрации и минимизировать временные затраты.

До подачи заявления на регистрацию товарного знака эксперты рекомендуют заручиться поддержкой патентного поверенного. Несмотря на то что услуги этого специалиста нельзя отнести к дешевым (от $100), квалифицированное сопровождение торгового знака и представление интересов заказчика в Укрпатенте может ускорить процедуру регистрации.

Хотя даже патентный поверенный не может гарантировать, что заявленная торговая марка будет зарегистрирована. В пределах своей компетенции он может провести первичную экспертизу на тождество и сходство и разъяснить заказчику перспективу этого знака с точки зрения возможности регистрации.

Кроме патентных поверенных подобные услуги предоставляет и филиал Укрпатента — Украинский центр инноватики и патентно-информационных услуг (УЦИПИУ). Как филиал он имеет тесные связи с Укрпатентом, так что гарантия регистрации торгового знака, сопровождаемого специалистами УЦИПИУ, пожалуй, даже повыше. Стоимость их услуг при регистрации ТМ для одного класса товаров или услуг не очень отличается от цены, запрашиваемой патентным поверенным — 450-550 грн за каждый класс.

Впрочем, заказчик может попробовать обойтись и без патентного поверенного, самостоятельно подготавливая документацию и проведя первичный поиск на тождественность и схожесть своей ТМ. Эту услугу также предоставляет УЦИПИУ и обходится она от 450 до 1700 грн (в зависимости от сложности и срочности заказа) за один класс, плюс 80-340 грн за каждый следующий класс. Там же можно заказать предварительную оценку охраноспособности знака (т. е. определить будет ли он охраняться) — это обойдется в 240-390 грн за каждый знак или его составляющую.

Получение этих документов значительно ускоряет процесс регистрации ТМ в Укрпатенте — как правило, сокращается время, необходимое для проведения экспертиз, которые и составляют большую часть временных потерь заявителя.

Сложная заявка

Следующий шаг — подача в Госдепартамент интеллектуальной собственности или в Укрпатент заявки на регистрацию торговой марки. Заявка в обязательном порядке должна содержать, помимо заявления на регистрацию ТМ, изображение знака, который заявляется, перечень товаров и услуг, для которых заявитель просит зарегистрировать ТМ, сгруппированный в соответствии с Международной классификацией товаров и услуг (МКТУ), полное наименование заявителя (организационно-правовая форма, полное и сокращенное название) и его почтовые реквизиты.

После подачи бумаг, заявитель получает расписку в получении документов от Укрпатента, причем сейчас, по словам Ирины Кожарской, начальника управления организации защиты прав в сфере интеллектуальной собственности Госдепартамента, на расписке указывается не только дата получения документов, но и время.

Этот документ может оказаться решающим для определения предприятия, обладающим приоритетом на торговый знак, если окажется, что несколько предприятий одновременно претендуют на одно и то же обозначение ТМ. В случае если такой же или схожий знак будет заявлен еще одной фирмой, правом на его регистрацию будет обладать организация, подавшая заявку хоть на час раньше.

Впрочем, приоритет на регистрацию может устанавливаться не только по времени подачи заявки. Михаил Ильяшев, старший партнер юридической фирмы «Ильяшев и партнеры», отмечает, что подтверждением приоритетных прав может служить и экспонирование товара, выпущенного под этой ТМ, на специализированных выставках-ярмарках.

После получения расписки заявитель должен в двухмесячный срок оплатить сбор за подачу заявки. Разумеется, что ждать два месяца совсем не обязательно, деньги можно внести сразу же.

Однако если по каким-то причинам заявитель не может заплатить в течение двух месяцев, он может подать прошение о продлении сроков уплаты сбора, но не более чем на 6 месяцев. В таком случае ему придется заплатить по 60 гривен за каждый месяц. Следует обратить внимание, что сбор уплачивается сразу же, но если впоследствии эксперты Укрпатента придут к выводу о невозможности регистрации заявленной ТМ, деньги заявителю возвращены не будут.

Тайная экспертиза

Дальнейшая судьба регистрируемой ТМ покрыта тайной. Известно лишь, что в недрах Укрпатента торговая марка проходит две экспертизы: формальную и квалификационную. При проведении первой из них специалисты проверяют полноту и достоверность данных, указанных в заявлении.

Сама процедура проверки, по словам начальника отделения экспертизы заявок на знаки для товаров и услуг и промышленных образцов Василия Банникова, занимает не так уж много времени — не более месяца. Зато количество заявок настолько велико, что она может лежать около года до того, как эксперт приступит к ее анализу.

Если же экспертиза установила какие-то несоответствия в поданной документации, ее заключение направляется заявителю с требованием устранить неточности, что он и должен сделать в месячный срок. Впрочем, заключение отсылается предприятию в любом случае и на этом этапе в поданные документы можно внести изменения, связанные, к примеру, с изменением юридического адреса. Если в течение месяца от заявителя ответ не получен, заявка автоматически направляется на квалификационную экспертизу, где новую торговую марку будут оценивать по сути.

Именно по результатам последней экспертизы заявитель может получить отказ в регистрации ТМ. Примечательно, что отказ он получит лишь по прошествии полутора лет с момента начала процедуры регистрации. По словам Василия Банникова, в конце мая специалисты Укрпатента приступили к экспертизе заявок, поданных еще в начале 2004 года.

Учитывая, что время, которое потратит эксперт на анализ заявленного торгового знака, составит не менее полутора месяцев, ответ о возможности регистрации заявитель получит лишь в июле, то есть через 18 месяцев после подачи заявки.

Следует отметить, что на этом этапе можно попытаться ускорить процесс регистрации, обратившись в УЦИПИУ (550-2200 грн в зависимости от срочности и сложности регистрируемого знака) и подав прошение в Укрпатент. После подачи прошения и предоставления отчета УЦИПИУ срок проведения квалификационной экспертизы можно сократить на полгода.

Кроме того, экспертиза происходит «за закрытыми дверями», и заявитель или его представитель не имеют возможности следить за анализом ТМ. Также стоит обратить внимание, что эксперт самостоятельно (или по согласованию со своим непосредственным начальником) принимает решение о регистрации или отказе в регистрации торгового знака.

Методик определения сходства или тождественности заявленного ТЗ с ранее зарегистрированными нет, поэтому решение эксперт принимает самостоятельно, на свое усмотрение. Теоретически он должен анализировать ТМ на графическое, фонетическое и семантическое сходство с уже используемыми. Практически же при отсутствии методических указаний и неопределенности критериев, по которым определяется сходство, эксперт принимает решения, исходя из собственного видения этих понятий.

Также не существует методик или рекомендаций относительно того, какие знаки можно считать скандальными или противоречащими принципам общественной морали. Игорь Кодратюк, патентный поверенный, директор патентного агентства «Томас», отмечает, что не так давно в Укрпатенте ему как раз по этой причине отказали в регистрации торгового знака, ибо эксперт посчитал, что англоязычный торговый знак в русском прочтении «нарушает моральные устои общества».

Впрочем, заявитель может повлиять на мнение специалиста, потребовав созвать экспертный совет. В него входят заявитель или его представитель, несколько специалистов Укрпатента, в том числе и непосредственный начальник проводящего экспертизу, и представители Госдепартамента интеллектуальной собственности.

Если в регистрации ТМ все же было отказано, заявитель может обратиться с жалобой в Апелляционную палату Госдепартамента или же в суд. Интересно, что комиссия, рассматривающая жалобы в Апелляционной палате, состоит из сотрудников Госдепартамента и, за редким исключением, не привлекает независимых экспертов.

Кстати, если предприятие считает, что его приоритетное право на регистрацию товарного знака было нарушено, можно также обратится в Апелляционную палату или суд. Причем в случае подачи иска в суд ответчиком можно указать и Госдепартамент интеллектуальной собственности как учреждение, ответственное за регистрацию товарных знаков, и компанию, зарегистрировавшую схожий ТЗ, как недобросовестного конкурента.

Хэппи-энд

Если же квалификационная экспертиза дала положительное заключение о возможности регистрации ТМ, решение о регистрации с заключениями экспертиз направляется в Госдепартамент на утверждение. В месячный срок решение о регистрации утверждается начальником Департамента или его заместителем, после чего заявителю направляется уведомление о необходимости уплатить госпошлину и плату за публикацию в официальном бюллетене. На это заявителю дается три месяца, если же оплата не была произведена, заявка считается отозванной, а торговая марка не зарегистрированной.

В случае, когда компания хочет защитить свою торговую марку не только в Украине, но и за ее пределами, ей стоит готовиться к дополнительным финансовым затратам. Обычная процедура: после национальной регистрации ТМ предприятие обращается в тот же Укрпатент с заявлением о распространении защиты марки на страны, которые указываются в заявлении (см. Транснационализация брендов).

Подобный порядок действует в странах, ратифицировавших Мадридское соглашение о международной регистрации знаков (ратифицировано Украиной в 1991 г.). Впрочем, есть возможность ускорить процедуру. В странах, не присоединившихся к соглашению, но подписавших Протокол к Мадридскому соглашению, заявку на регистрацию товарного знака можно подавать одновременно с началом процесса национальной регистрации. Стоит обратить внимание, что в обоих случаях можно обойтись и без услуг Укрпатента, воспользовавшись содействием европейского патентного поверенного. Однако стоимость его услуг достаточно высока: от EUR500.

Автор благодарит Василия Банникова, начальника отделения экспертизы заявок на знаки для товаров и услуг и промышленных образцов Украинского института промышленной собственности (Укрпатента) за помощь в подготовке статьи

---

Семь шагов нового бренда

Чтобы защищать свою торговую марку от подделок и несанкционированного использования, необходимо как можно раньше получить свидетельство о ее регистрации.

Действие: предприятие-заявитель подает заявку на регистрацию торговой марки в Госдепартамент интеллектуальной собственности.

Суть происходящего: работник, принимающий документы, выдает заявителю расписку о получении документов. В случае если документы на регистрацию были высланы по почте, расписка об их получении направляется заявителю рекомендованным письмом.

Срок: до 10 дней.

Действие: заявитель оплачивает сбор за регистрацию.

Срок: до 2 месяцев.

Цена: за один класс товаров или услуг, на которые заявитель хочет зарегистрировать ТМ — 600 грн, и по 300 грн за каждый последующий, за цветную ТМ — следует доплатить еще 200 грн. Если используется национальная символика, потребуется доплата в размере 2000 грн.

Действие: эксперты Укрпатента проводят формальную экспертизу заявки на регистрацию ТМ.

Суть происходящего: эксперты проверяют полноту и правильность заполнения документов и принимают решение о возможности регистрации заявленной торговой марки исходя из предоставленных документов.

Срок: 11-13 месяцев.

Действие: заявителю направляется заключение формальной экспертизы. Ее результаты можно обжаловать в Апелляционной палате Госдепартамента интеллектуальной собственности.

Срок: 1 месяц.

Действие: заявленный торговый знак проходит квалификационную экспертизу (экспертизу по сути).

Суть происходящего: эксперты Укрпатента проверяют наличие тождественных или сходных уже зарегистрированных торговых марок, моральность и этичность заявленной ТМ. Если ТМ признана подлежащей регистрации, заключение эксперта направляется в Госдепартамент для утверждения.

Срок: до 18 месяцев.

Действие: после утверждения Госдепартамент направляет уведомление заявителю о регистрации ТМ.

Срок: 10-14 дней.

Действие: заявитель уплачивает госпошлину за регистрацию ТМ и публикацию в ведомственном издании.

Срок: до 3 месяцев.

Цена: госпошлина — 85 грн, за публикацию — по 60 грн за каждый класс товаров или услуг, на которые регистрируется ТМ, плюс еще 40 грн, если ТМ выполнена в цвете.

Итог: после публикации в ведомственном издании и получении свидетельства о регистрации торговой марки, ТМ считается зарегистрированной.

Торговые марки в цифрах

На 1 января 2005 года в Украине зарегистрировано (с 1992 года):

• 74702 патента на изобретения
• 4091 патент на полезные модели
• 9750 патентов на промышленные образцы
• 46066 свидетельства на знаки для товаров и услуг

За первые 4 месяца 2005 года зарегистрировано:

• 1352 патента на изобретения
• 2187 патентов на полезные модели
• 409 патентов на промышленные образцы
• 3144 свидетельства на знаки для товаров и услуг

По данным Укрпатента

Практика

Псевдоимя

Показательна история с российской писательницей, известным автором популярных детективов. Свои произведения она издавала под псевдонимом и через несколько лет, когда ее книги cтали лидерами продаж, появились произведения под ее именем, напечатанные другим издательством.

Причем изданные абсолютно легально — их якобы писала женщина, имя и фамилия которой полностью совпадали с псевдонимом автора. Разумеется, дизайн обложки был изменен. Иск с требованием запретить публикацию этих произведений суд не удовлетворил.

Попытки доказать, что в данном случае имело место нарушение прав на товарный знак, ничем не увенчались: конкуренты публиковали произведения абсолютно реального человека, имя которого «случайно» совпало с псевдонимом известной писательницы.

Компании, представлявшей интересы автора, пришлось договариваться с конкурентами, выплачивая им компенсацию в рамках джентльменского соглашения. Взамен те обязались больше не публиковать произведения под именем, совпадающим с псевдонимом писателя.

Транснационализация брендов

Зарегистрировать торговую марку на международном уровне можно быстрее, чем в Украине.

Действие: предприятие подает заявление в Укрпатент, в котором просит распространить защиту своей торговой марки на страны, которые указываются в заявлении.

Суть происходящего: специалисты Укрпатента готовят документацию для подачи в Европейское бюро Всемирной организации интеллектуальной собственности (ВОИС).

Срок: до 1 месяца.

Цена: такая же, как при национальной регистрации (см. Семь шагов нового бренда см. на стр. 38).

Действие: соответствующий отдел Укрпатента направляет заявление в ВОИС. Если заявитель просит распространить защиту ТМ на страны, подписавшие Мадридское соглашение, ВОИС взимает пошлину.

Суть происходящего: специалисты ВОИС проверяют ТМ на наличие тождественных или сходных международных ТМ.

Срок: до 9 месяцев.

Цена: При регистрации не более трех классов товаров, на которые оформляется ТМ — EUR2250.

Действие: ВОИС направляет заявку на международную регистрацию в национальные ведомства.

Суть происходящего: национальные ведомства проверяют ТМ на наличие тождественных или сходных ТМ во всех странах, указанных в заявке предприятия.

Срок: от 3 месяцев.

Действие: национальные бюро направляют заявителю уведомление о регистрации ТМ или об отказе.

Суть происходящего: в случае согласия заявитель должен уплатить каждому национальному ведомству сумму, определенную соответствующим законодательством.

Срок: до 3 месяцев.

Цена: в каждой стране свои тарифы.

Экспертиза

Михаил ИЛЬЯШЕВ, старший партнер юридической фирмы «Ильяшев и партнеры»:

— Для определения тождественности товарного знака необходимо учитывать класс товаров или услуг, на который зарегистрирован тот или иной ТЗ. Проще говоря, эксперты определяют схожесть товарных знаков, оценивая, может ли их одновременное присутствие на рынке ввести потребителя в заблуждение.

То есть защита товарного знака распространяется только на аналогичный или похожий товар, принадлежащий к тому же классу по Международной классификации товаров и услуг. Например, товарный знак «Живчик» зарегистрирован ЗАО «Оболонь» для продажи известного напитка, в то же время никто не может запретить использовать этот же знак при продажах обуви. По этому фирма, регистрирующая товарный знак, указывает в заявлении два-три вида деятельности, где этот знак использовать запрещено.

Нередко бывает, что западная компания при попытке войти на украинский рынок сталкивается с тем, что торговые марки схожие с их ТМ, уже зарегистрированы в Украине, поэтому в регистрации иностранцам отказывают. Некоторые украинские компании на этом делают бизнес: регистрируют ТМ западной компании, которая пока что не вошла в Украину, а затем их продают, причем этой же компании. И все абсолютно законно.

Некоторые западные компании стараются доказать, что украинская фирма зарегистрировала этот ТЗ для последующей продажи, а не для использования. Но продавцы торговых марок придумали, как обойти и это: они заказывают небольшую партию товара, которая выпускается под только что зарегистрированной ТМ, одновременно заключая договор на последующее изготовление, которое по разным причинам откладывается.

Ирина КОЖАРСКАЯ, начальник управления организации защиты прав в сфере интеллектуальной собственности Госдепартамента:

— Есть три основания для возникновения у субъекта хозяйствования права на торговую марку: национальная регистрация, регистрация в международных организациях и признание торгового знака хорошо известным.

Общеизвестным является знак, распространенный настолько, что теоретически его знают все. Относительно общеизвестных товарных знаков существует так называемое мягкое законодательство ВОИС, используемое в странах, присоединившихся к Парижской конвенции об охране промышленной собственности (дата вступления в силу для Украины 25.12.91 г.).

Это законодательство носит рекомендательный характер. Однако в процедуре признания торговой марки общеизвестной, несомненно, присутствует субъективный фактор: ТМ должен знать потребитель, а репутация ТМ завоевывается правообладателем.

И если торговый знак является общеизвестным, например, в Англии, не факт, что украинскому потребителю он известен и четко позиционируется с каким-то определенным видом товаров или услуг. Такой знак едва ли будет признан общеизвестным в Украине.

Вместе с тем, если английский правообладатель представит убедительные доказательства того, что в своей стране его знак действительно хорошо известен потребителю, Апелляционная палата Госдепартамента, имеющая полномочия признавать торговые знаки общеизвестными, может и согласиться с ним. В таком случае иностранный предприниматель получает право на защиту своего товарного знака в Украине и без процедуры национальной регистрации ТМ.

Игорь КОНДРАТЮК, директор патентного агентства «Томас»:

— Регистрацию торговой марки (ТМ) можно разбить на два этапа: собственно этап подачи заявки на регистрацию, которая особых сложностей не представляет — нужно подать заявку и заплатить все сборы, а также этап получения свидетельства.

Но неправильная формулировка заявки, неточно указанные классы товаров и услуг, на которые регистрируется ТМ, могут привести к неожиданным результатам. Например, конкурирующая организация зарегистрирует схожий или тождественный торговый знак на подобный товар или услугу, не указанные в заявке.

Кроме того, при регистрации возможны и другие неожиданности. Даже обратившись к услугам профессионалов — патентных поверенных, нельзя быть уверенным в успешной регистрации заявленной ТМ. Сейчас патентные поверенные фактически отстранены от проведения экспертизы регистрируемой ТМ в Укрпатенте. Если раньше можно было объяснить эксперту свою позицию, то сейчас Укрпатент превратился в закрытую организацию.

Дополнительно хочу отметить, что экспертизу на графическое, фонетическое и семантическое сходство, на ассоциативную связь не всегда проводят люди, имеющее соответствующее образование. Например, даже опытный художник-дизайнер или человек, имеющий техническое образование, вряд ли способен квалифицированно судить об ассоциативных рядах и семантическом подобии.

Обсудить на форуме

Вверх

Версия для печати		Отправить почтой
Оценить статью		Ваш комментарий